특허권자로부터 특허침해에 대한 경고를 받았거나, 소송을 제기받는 경우가 많이 있습니다. 특허침해 주장을 받으면 어떻게 해야하는지 난감할 때가 많이 있지요. 당연히, 침해주장을 무력화시킬 수 있는 대책이 필요합니다. 침해주장에서 벗어나기 위해서는 다음과 같은 적극적인 대응책이 필요합니다.
(1) 정당한 권리주장인가?
우선, 침해주장의 상태가 정당한 주장인지를 파악할 필요가 있습니다. 여기에서의 정당한 주장 여부는 침해주장을 하는 자가 그 특허권의 정당한 권리자인지 여부, 그 특허권이 유효한 권리인지를 먼저 파악할 필요가 있지요. 권리를 주장하는 자가 그 권리에 대하여 독점권을 갖지 않는 통상실시권자인지, 아무런 실시권도 가지고 있지 않은 자인지, 또는 그 특허권이 소멸된 것인지 등을 파악할 필요가 있습니다.
(2) 특허권의 권리내용에 실시하고 있는 발명이 속하는가?
다음은 지금 본인이 실시하여 침해주장을 받은 발명이 특허권의 특허청구범위에 기재되었는지, 또한 특허청구범위에 기재된 발명과 실시하고 있는 발명이 동일한 것으로 인정될 수 있는지 등에 대하여 판단할 필요가 있습니다. 필요한 경우, 전문가인 변리사의 감정을 구하거나 특허심판원에 (소극적) 권리범위 확인심판을 청구하여 실시하고, 있는 발명이 특허권의 발명과 다르다는 것을 확인시킴으로써 침해주장에서 벗어날 수 있습니다.
(3) 상대방 특허에 대하여 정당한 실시 권한을 가지고 있는지
특허권은 국가가 산업정책상 필요에 의하여 발명을 공개한 대가로 부여하는 재산권입니다. 그렇기 때문에 산업정책 또는 공익을 위해 권리행사의 제한을 많이 두는 재산권이지요. 특허침해 주장을 받고 있는 경우, 귀하가 그 발명을 실시하는 상태가 시험이나 연구를 위한 경우, 또는 그 물건이 상대방 특허의 특허출원일 이전부터 국내에 존재하던 것인지에 대해서 검토할 필요가 있습니다. 위와 같은 것이 확인되면 그 특허권은 귀하의 실시에 대하여 독점권을 발휘하지 못합니다. 또한, 그 특허권의 특허출원일전부터 귀하가 그 발명을 생산해서 판매 등을 하고 있었다면 귀하는 그 특허권에 대하여 정당한 실시권한이 있습니다. 침해주장에서 벗어날 수 있지요.
(4) 특허무효심판의 청구를 합니다.
특허권은 항상 완벽한 권리로 존재할 수 있는 것은 아니지요, 그 이유는 앞에서도 설명했지만 심사관 단독으로 선행기술 등을 조사하여 심사하고 특허를 부여한 것이기 때문에 심사관이 발견하지 못한 선행기술자료 또는 출원전에 그 발명이 사람들에게 알려져 있었거나 생산 판매되고 있었다는 사실 등을 간과한 경우가 많습니다.
귀하가 특허권 등의 침해주장을 받았다면 그 특허발명 등에 대하여 심사관이 간과한 위의 사실들을 조사하여 특허심판원에 특허무효심판을 청구하십시오.
심판에 의해서 특허가 무효로 확정되면 특허침해주장에서 확실하게 벗어날 수 있습니다.
