2024후10504   등록취소(상)   (가)   파기환송

[등록상표의 불사용에 정당한 이유가 있는지 여부가 문제된 사건]

◇1. 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 ‘정당한 이유’의 의미 2. 등록상표를 사용할 수 있는 자에게 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적․내부적인 사유가 있다는 사정만으로 상표등록의 취소를 면할 수 있는지 여부(원칙적 소극)◇

  상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자․전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조). 

  상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다.

  이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적․정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적․외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적․내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.  

☞   원고는 상품류 구분 제3류의 화장품 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표()의 상표권자임. 피고는 이 사건 등록상표에 대하여 불사용을 원인으로 한 상표등록취소심판을 청구하였음. 이에 특허심판원이 피고의 취소심판청구를 인용하는 심결을 하자 원고가 그 심결의 취소를 구한 사안임  

☞  원심은 원고가 이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하지 못한 데에 정당한 이유가 있다고 보아, 피고의 심판청구를 인용한 특허심판원 심결을 취소하였음  

☞  대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 원고가 피고 상표들의 상표권 침해에 해당할 우려가 있어 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것을 원고가 통제할 수 없는 객관적․외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없어, 이 사건 등록상표의 불사용에 정당한 이유가 있다고 보기 어렵다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기․환송함