2023다280358   기술료 등   (아)   파기환송   

[전용실시(사용)권, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상액 산정의 당부 등이 문제된 사건]

◇1. 특허권에 대한 독점적 통상실시권을 인정할 수 있는 경우 및 그 법리가 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에도 적용되는지 여부(적극) 2. 전용실시(사용)권 침해에 관한 손해배상액 산정방법 3. 동일한 채무자에 대하여 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 수개의 손해배상채권을 가지고 있는 채권자가 그중 일부만을 청구하는 경우, 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하는지 여부(적극)◇

  1. 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 등 참조). 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다. 

  2. 1) 상표법 제110조 제6항은 “법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 규정한다. 위 규정은 자유심증주의하에서 손해의 발생 사실은 증명되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 증명이 곤란한 경우 증명도․심증도를 경감함으로써 손해의 공평․타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다3561 판결, 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 등 참조). 

  2) 채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007다25865 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007다5069 판결 등 참조). 

☞  원고는 A로부터 이 사건 제품 관련 기술 등(A의 특허권, 디자인권 등)의 사용 및 제3자에 대한 재허락 권한을 부여받았고, 피고는 이 사건 제품 관련기술 등을 사용하여 이 사건 제품을 제조·판매하면서 원고에게 이 사건 제품의 순매출액에 약정 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 이 사건 계약을 체결함. 원고는 피고에게 이 사건 계약에 따른 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지를 통보하였는데, 피고는 이 사건 계약 해지통보 이후에도 이 사건 제품을 제조·판매함. 이에 원고는 피고를 상대로, ① 이 사건 계약기간 중의 기술료(그중 일부 기간에 관하여는 예비적으로 원고의 실용신안권 침해로 인한 손해배상) 및 ➁ 이 사건 계약 종료 후 피고의 이 사건 제품 제조·판매에 따른 영업비밀 침해, 특허권의 전용실시권 침해, 디자인권의 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 한 손해배상(선택적으로 이 사건 계약에 따른 위약금)을 청구함  

☞  원심은, ① 이 사건 계약기간 중의 기술료 청구 중 일부를 인정하였고, ➁ 이 사건 계약 종료 후 손해배상청구와 관련하여서는 디자인권 전용실시권 침해, 상표권의 전용사용권 침해, 독점적 통상실시권 침해를 인정한 뒤 상표 전용사용권 침해로 인한 손해만으로도 원고가 청구한 금액을 모두 만족한다는 이유로 디자인권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해액에 관하여는 나아가 판단하지 않았음 

☞  대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, ① ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 ‘특허권 등’) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라지고, ‘독점적 통상실시권’은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로, 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고가 침해받았다고 주장하는 독점적 통상실시권의 의미가 무엇인지 밝히도록 한 다음, 그러한 원고의 주장을 바탕으로 원고가 주장하는 권리를 A로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 하고, ➁ 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해 등에는 상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 디자인권 전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서는 피고의 상표권 전용사용권 침해행위가 원고의 매출 감소 또는 실시료 감소에 얼마나 기여하였는지에 관한 간접사실들을 탐색하고 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해배상액을 인정하였어야 하며, ③ 원고가 영업비밀 침해, 특허권 전용실시권 침해, 디자인권 전용실시권 침해, 상표권 전용실시권 침해, 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상청구를 하면서 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았으므로, 원심으로서는 손해배상청구권별로 청구금액을 특정하도록 석명권을 적절히 행사하여 각 손해배상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 했다고 보아, 원심을 파기·환송함