2016다25393 상표 및 상호사용금지 (가) 파기환송(일부)

[상호와 도메인이름의 반환과 사용금지를 구하는 사건]

◇1. 「인터넷주소자원에 관한 법률」 제12조 제2항에 따라 도메인이름의 등록이전을 구하기 위한 요건, 2. 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자가 도메인이름에 관한 권리를 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 금지 또는 예방청구를 할 수 있는지 여부(원칙적 적극), 3. 상법 제23조의 상호사용금지청구권의 행사 요건◇

1. 「인터넷주소자원에 관한 법률」(이하 ‘인터넷주소법’이라 한다) 제12조는 다음과 같이 부정한 목적으로 도메인이름 등의 등록 등을 금지하고 그 구제수단을 정하고 있다. 누구든지 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등의 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름 등을 등록․보유 또는 사용하여서는 안 된다(제1항). 정당한 권원이 있는 자는 이를 위반하여 도메인이름 등을 등록․보유 또는 사용한 자가 있으면 법원에 그 도메인이름 등의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다(제2항).

도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 자에게 ‘정당한 권원’이 있다고 하려면, 도메인이름과 동일 또는 유사한 성명, 상호, 상표, 서비스표 그 밖의 표지(이하 ‘대상표지’라고 한다)를 타인이 도메인이름으로 등록하기 전에 국내 또는 국외에서 이미 등록하였거나 상당 기간 사용해 오고 있는 등으로 도메인이름과 사이에 밀접한 연관관계를 형성하는 한편, 도메인이름을 대가의 지급 없이 말소하게 하거나 이전을 받는 것이 정의 관념에 비추어 합당하다고 인정할 수 있을 만큼 직접적 관련성이 있고 그에 대한 보호 필요성도 충분하다는 사정이 있어야 한다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2011다57661 판결 등 참조).

또한 부정한 목적이 있는 행위는 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 행위뿐만 아니라 도메인이름의 등록을 방해하는 행위 등과 같이 부당한 이득과 직접 관련되지 않는 행위도 포함한다. 이러한 부정한 목적이 있는지는 정당한 권원이 있는 자의 대상표지에 관한 인식도 또는 창작성의 정도, 도메인이름과 대상표지의 동일․유사성의 정도, 도메인이름을 등록․보유 또는 사용한 사람이 대상표지를 알고 있었는지 여부, 도메인이름을 판매․대여하여 경제적 이익을 얻고자 한 전력이 있는지 여부, 도메인이름에 의한 웹사이트의 개설과 웹사이트의 실질적인 운영 여부, 웹사이트상의 상품 또는 서비스업 등과 대상표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등의 동일․유사성 또는 경제적 견련관계의 유무, 대상표지에 화체되어 있는 신용과 고객흡인력으로 인터넷 사용자들이 웹사이트로 유인되고 있는지 여부, 그 밖에 도메인이름의 등록․보유 또는 사용을 둘러싼 여러 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 6. 29. 선고 2016다216199 판결 등 참조).

2. 인터넷주소법 제12조에 따르면 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자는 도메인이름 등의 등록을 방해하거나 부정한 목적으로 도메인이름을 등록․보유 또는 사용한 자에 대하여 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다. 나아가 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자는 도메인이름에 관한 권리를 침해하고 있거나 이후 도메인이름을 직접 등록․보유 또는 사용하여 도메인이름에 관한 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 우려가 있는 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 이때 위와 같은 행위의 금지 또는 예방 청구를 할 수 있는지는 침해행위의 양태, 피침해이익의 성질과 그 정도에 비추어 그 위법성이 인정되는지 여부와 함께 그 침해가 이루어진 후에는 손해배상만으로 피해 회복의 실효성을 기대하기 어려운지 여부와 침해의 우려가 있는 행위를 금지 또는 예방함으로써 보호되는 권리자의 이익이 그로 인하여 발생하는 침해자의 손실보다 더 크다고 볼 수 있는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

3. 상법 제23조 제1항에서는 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다고 정하고 있다. 어떤 상호가 ‘타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호’에 해당하는지를 판단한 때에는 두 상호 전체를 비교 관찰하여 각 영업의 성질이나 내용, 영업방법, 수요자층 등에서 서로 밀접한 관련을 가지고 있는 경우로서 일반인이 두 업무의 주체가 서로 관련이 있는 것으로 생각하거나 또는 그 타인의 상호가 현저하게 널리 알려져 있어 일반인으로부터 기업의 명성으로 견고한 신뢰를 획득한 경우에 해당하는지 여부를 종합적으로 고려하여야 한다. 또한 '부정한 목적'은 어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭으로 표시된 타인의 영업으로 오인하게 하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 의도를 말한다. 부정한 목적이 있는지는 상인의 명성이나 신용, 영업의 종류․규모․방법, 상호 사용의 경위 등 여러 사정을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2013다76635 판결 등 참조).

☞ 피고 회사는 원고 회사와 소외인 사이 자산양도계약에 따라 설립되어 원고 회사로부터 상호와 도메인이름 등을 양도받았으나, 원고 회사가 주주총회 특별결의 없이 자산을양도하였다는 이유로 자산양도계약이 무효가 되었음. 피고 회사는 원고로부터 도메인이름의 반환을 요구받자 이를 반환하지 않을 생각으로 피고 2에게 이전하고는 영업에 사용하였음. 이에 원고 회사가 피고 회사와 피고 2에 대하여 도메인이름 등록이전과 도메인이름과 상호의 사용금지 등을 구하는 사안임

☞ 대법원은, 피고 2가 부정한 목적으로 도메인이름을 자신의 명의로 등록이전을 하였다고 볼 여지가 있으므로 원고 회사에게 피고 2에 대하여 도메인이름 등록이전을 구할 권리가 있을 가능성이 있다고 판단하였음

☞ 대법원은, 피고 회사가 원고 회사의 도메인이름에 관한 권리를 침해하고 있거나 침해할 우려가 있으므로 원고 회사는 피고 회사에 대하여 도메인이름 사용금지청구를 할 수 있는 권리가 있을 가능성이 있다고 판단하였음

☞ 대법원은, 자산양도계약이 무효여서 원고 회사에 귀속되어야 할 상호를 피고 회사가 계속 사용하였고, 이로써 피고 회사가 원고 회사에 손해를 입히고 자신은 이득을 얻으려는 부당한 목적이 인정될 여지가 있으므로, 원고 회사에 상법 제23조의 상호사용금지청구권이 인정될 가능성이 있다고 판단하였음