2017후1779   거절결정(상)   (자)   파기환송
[심판 단계에서 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 절차적 위법 여부가 문제된 사건]

◇심사관이 거절결정의 이유로 삼지 않은 사유를 심결의 이유로 삼기 위해서는 심판 단계에서 다시 의견제출 통지를 해야 하는지 여부(적극)◇
  구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조, 제81조에 의하면, 상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거절결정의 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 위 규정에 따른 거절이유통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출 기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고, 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다. 심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다. 위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.
☞  심사 단계에서 ‘이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”가 선등록상표 6과 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다’는 거절이유에 대하여 의견제출 기회가 주어졌다고 하더라도, 이후 원고가 선등록상표 6에 저촉되는 지정서비스업 “computerized file management”를 삭제하는 보정을 함으로써 거절결정 당시 선등록상표 6과 관련된 거절이유가 이미 해소되어 특허청 심사관은 선등록상표 6을 거절결정의 이유로 삼지 않았고, 원고도 이를 거절결정불복심판청구의 이유로 삼지 않았던 이상, 특허심판원이 ‘이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”가 선등록상표 6과 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다’는 점을 심판청구를 기각하는 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 심판 단계에서 이에 대하여 다시 거절이유를 통지하여 의견서 제출 및 보정의 기회를 주어야 함. 그런데 특허심판원은 이에 관한 의견제출 기회를 부여하지 않은 채 선등록상표 6과 관련된 거절이유를 근거로 이 사건 심판청구를 기각하였으므로, 이 사건 심결은 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 근거로 심결을 하면서 이에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 절차적 위법이 있다고 판단한 사례